Prodotto che imita la scatola di “Tic Tac”: giurisdizione italiana e tutela della forma in linea con la Corte di giustizia Ue

La Corte di cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 12881 depositata l’11 maggio (Tic Tac), confermata la giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 7, n. 2 del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis) in relazione alla commercializzazione di un prodotto contraffatto e in violazione delle regole di concorrenza, ha precisato che la scatolina di “Tic Tac” (società Ferrero) è un marchio dotato di capacità distintiva e ha confermato il divieto di vendita in Italia di un prodotto denominato “Bliki” (di proprietà di una società registrata nella Repubblica Ceca) che era commercializzato con la stessa forma e dimensione dei “Tic Tac”. A ricorrere in Cassazione era stata l’azienda produttrice di “Bliki” che contestava la pronuncia della Corte di appello di Torino la quale aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano e accertato la contraffazione attraverso il marchio “Bliki” del prodotto con il marchio “Tic Tac”. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società ceca: per quanto riguarda la giurisdizione è corretto affermare la competenza del giudice italiano tenendo conto che, in linea con l’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, l’evento dannoso era avvenuto in Italia. Inoltre, l’impostazione della Corte di appello era stata corretta anche nella differenziazione tra “forma necessaria” e “forma sostanziale”: nel primo caso si tratta di quella forma imposta dalla natura stessa del prodotto, che non può, quindi, essere protetta come marchio dalla legge poiché manca la capacità individualizzante del segno e non vi è un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, “ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto”. Nel secondo caso, invece, con la forma sostanziale si intende una forma che “dà un valore sostanziale al prodotto” ed è in grado di modificare l’identità, aumentandone il valore merceologico, situazione che sussisteva nel caso del prodotto “Tic Tac”. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea – osserva la Cassazione – risulta che un segno che rappresenta la forma di un prodotto “rientra tra i segni idonei a costituire un marchio” se riproducibile graficamente e se adatto a distinguere il prodotto o il servizio di un’impresa rispetto a quelli di altre imprese. La Corte di cassazione chiarisce, quindi, che un marchio di forma non può essere registrato se non presenta “per i consumatori di riferimento carattere distintivo, come quando la forma sia imposta dalla natura stessa del prodotto, in quanto forma necessaria per ottenere un risultato tecnico o forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, mentre nel caso di specie il marchio “Tic Tac” distingueva il prodotto di un’azienda rispetto ad altri. La Corte territoriale, quindi, correttamente aveva escluso che la scatola fosse una forma necessaria proprio perché non aveva “carattere indefettibile” rispetto al prodotto, aveva accertato la concorrenza sleale e la contraffazione da parte della società ceca e aveva respinto la richiesta di nullità del brand della società Ferrero. Il ragionamento seguito dai giudici di merito è stato corretto e senza vizi di legittimità. Pertanto, la Cassazione ha confermato il giudizio e il divieto di vendita del prodotto “Bliki”.